La création d' entreprise et le conseil en management avec Robert Papin

La protection du nom commercial, des marques, des inventions, des dessins, des modèles et des logiciels

(Pour tout renseignement complémentaire, consulter "Stratégie pour la Création d'Entreprise" - 13ème édition - Dunod 2009)

L'inventeur d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé de fabrication, d'un modèle ou d'une forme nouvelle, d'une marque ou d'un sigle, peut sous certaines conditions, faire protéger sa création parun dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La loi protège aussi le nom commercial des entreprises ainsi que les créations intellectuelles ou artistiques.

La protection du nom commercial

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une entreprise est connue de ses fournisseurs, de ses clients et du grand public. Ce nom peut être celui du fondateur, à moins que celui-ci ne choisisse une appellation "de fantaisie" qui peut rappeler l'activité exercée.

Le nom commercial s'acquiert par le premier usage et cette acquisition n'exige aucune formalité de dépôt ou d'enregistrement, sinon une recherche d'antériorité qui permettra de s'assurer que des entreprises similaires ne l'utilisent pas déjà. La protection du nom commercial est illimitée dans le temps. Elle est par contre limitée dans l'espace et l'étendue de la zone protégée dépend de la notoriété des noms concernés.

Rien ne s'oppose à ce que le même nom soit utilisé par deux entreprises similaires suffisamment éloignées pour que le premier usager ne subisse pas une concurrence déloyale. Cependant, il convient d’être prudent avant d’utiliser certains noms bénéficiant d’une audience nationale.

Un industriel ou un commerçant peut exercer son activité sous son propre nom et rien ne s'opposerait à ce qu'un sieur Pierre Cardin ouvre une boulangerie sous son nom patronymique. Par contre, s'il voulait s'orienter vers le prêt-à-porter ou vers la haute couture, il devrait adjoindre certains éléments à sa dénomination commerciale pour éviter de tomber sous le coup d'une action en concurrence déloyale, action qui permettrait au célèbre couturier d'interdire l'usage de son nom, de faire publier le jugement et d'obtenir éventuellement des dommages intérêts (1)^.

Une recherche d’antériorité, effectuée sur le nom commercial, ne soulève guère de difficulté. Le créateur peut d'abord vérifier si une société ne possède pas le même nom en consultant le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) consultable par minitel en composant le 3617 code EURIDILE ou sur Internet www.euridile.inpi.fr. Cette base ne donnera des informations que sur les personnes morales (sociétés, groupements d'intérêts économiques et autres personnes morales). Il est également possible de demander une recherche informatisée dans lesdénominations sociales, sigles, noms commerciaux, enseignes immatriculées au RNCS. Cette recherche est effectuée immédiatement sur place à l’INPI Paris 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris cedex 08 (tél. 0820 210 211). Il en coûtera 22 € par nom envisagé pour une recherche à « l’identique », et de 38 € à 760 € pour une recherche de « similarités » selon les groupes d’activités similaires choisis. Cette recherche peut être également demandée par courrier, à l’adresse mentionnée ci-dessus. Le coût sera identique mais la réponse ne parviendra que dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande et sous réserve du paiement de la redevance (voir modèle de lettre dans la rubrique suivante).

La protection des moyens d’identification d’un produit ou d’un service : le régime juridique des marques

La marque est un signe distinctif matériel, verbal ou figuratif utilisé par un commerçant, un industriel ou un prestataire de services pour distinguer ses produits ou services de ceux des concurrents. Il peut s’agir de simples noms (Omo), d’initiales (IBM, RMC), de chiffres et lettres (604, 3M), de slogans (SOS Médecins) ou même d’hologrammes, d’images de synthèse et de nuances de couleur.

A la différence du nom commercial, dont la propriété s'acquiert par le premier usage, la marque appartient au premier qui la dépose. Un tel dépôt garde ses effets pendant dix ans mais des renouvellements successifs, effectués tous les 10 ans par le simple paiement d'une taxe de renouvellement, permettent de prolonger ce délai indéfiniment. Inversement, une marque qui reste inexploitée pendant un délai de 5 ans après son enregistrement ou son dernier usage peut être déchue par décision judiciaire.

Un dirigeant peut choisir comme marque son propre nom, à condition toutefois qu'il n'ait pas été déposé par une entreprise pour des produits ou services similaires. Un tel dépôt interdirait son utilisation à toutes les autres entreprises même géographiquement éloignées. Si, par contre, ce même dépôt concernait des classes de produits différentes, plus rien ne s'opposerait à l'usage de la marque envisagée (2).

Certaines marques renommées bénéficient d’une protection particulière. Par ailleurs, il est interdit d'altérer une marque existante afin de s'en attribuer la propriété.

Lors du dépôt d'une marque, l'Institut national de la propriété industrielle n'effectue aucune recherche d'antériorités. La demande d'enregistrement est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI), cependant, pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque déposée ou enregistrée antérieurement ou le titulaire d’une marque antérieure notoirement connue peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Avant de déposer une marque, il est donc prudent d'effectuer une première recherche d'antériorités "à l'identique" en consultant la base de données service ICIMARQUES par Internet www.icimarques.com Si aucun dépôt de marque identique n'apparaît, mieux vaut cependant compléter la recherche en se rendant à l'INPI Paris, 26 bis rue de Saint-Pétersbourg, afin de faire effectuer une recherche informatisée dans le fichier des marques. Cette recherche peut être également demandée par courrier en adressant sa demande au Département des marques de l’INPI à Nanterre (voir modèle de lettre en rubrique suivante)

Il en coûtera 22 euros (3) pour une recherche à « l’identique » ou de 38 € à 760 € pour une recherche plus approfondie qui permettra de s'assurer que d'autres marques déposées ne possèdent pas des similitudes phonétiques, orthographiques voire intellectuelles. Le futur chef d'entreprise peut également s'adresser aux conseils en propriété industrielle qui sont abonnés aux bases de données professionnelles de l'INPI (FMARK, TMINT, CTMARK, JURINPI).

Le dépôt d'une marque ne soulève guère de difficulté car toutes les modalités d'un dépôt figurent sur une note explicative mise à la disposition des déposants par l'INPI ( demander les imprimés et la note explicative par téléphone au 0820 210 211 ou par Internet www.inpi.fr).

La taxe de dépôt est de 225 € pour 3 classes. A partir de la quatrième classe, la taxe est de 40 € par classe. La taxe de dépôt d'une marque pour une classe, deux classes ou trois classes est donc de 225 € et la taxe de dépôt d'une marque pour 5 classes de 225 € + (2 x 40 €) soit 305 €. Il existe 45 classes de produits et services mais il est inutile de déposer dans des classes qui ne seraient pas utilisées dans un délai de 5 ans. Le dépôt permet, pendant un délai de 6 mois, d'étendre la protection à plus de 170 pays, ceux qui ont signé la "Convention d’Union de Paris".

La protection des inventions

Tout inventeur d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé de fabrication peut déposer un brevet qui le protégera pendant 20 ans.

Le dépôt d’un brevet doit remplir trois conditions.

1. Le produit, objet de la protection, doit présenter trois caractéristiques :

- la nouveauté,
- l'activité inventive,
- la possibilité de le fabriquer ou de l'utiliser.

2. Le dépôt doit avoir été effectué selon des modalités conformes à la réglementation.

3. Les taxes afférentes à ce dépôt doivent avoir été régulièrement acquittées.

I ) Les caractéristiques de l’invention brevetable

1) La nouveauté

Par nouveauté, le législateur entend simplement l’absence de révélation publique de l’invention. Tout communiqué de presse rendrait donc inopérant le dépôt d’un brevet. Le législateur a cependant prévu des exceptions au principe de confidentialité.

La première concerne la divulgation faite sous le sceau du secret à des tiers chargés de déposer le brevet ou de mettre au point l’invention (fabricant du prototype, conseil en propriété industrielle). La seconde exception vient protéger l’innovation contre sa divulgation frauduleuse par un tiers. La troisième exception prévoit la possibilité de protéger une invention si sa divulgation préalable est restée suffisamment vague pour interdire à un spécialiste de la reproduire ou de la concrétiser.

Un inventeur qui dépose un brevet dans un pays signataire de la Convention de Paris, dispose d’un délai de 12 mois pour le déposer dans les autres pays signataires de la convention. Pendant un an, il bénéficie donc d’une immunité même s’il fait une publicité de son invention. Ce premier dépôt perd cependant ses effets si une autre personne a auparavant protégé la même création.

La recherche d’antériorité préalable constitue là encore le seul moyen qui puisse éviter des frais inutiles de dépôt. Elle nécessite une bonne pratique, c’est pourquoi il est conseillé aux inventeurs de se rendre à l’INPI (à Paris ou dans l’une des délégations régionales) où des documentalistes les guideront pour effectuer un premier sondage d’antériorités dans la documentation accessible gratuitement pour le public (4). Des ingénieurs-examinateurs du Département des brevets pourront les aider à trouver les codes de la classification internationale des brevets afin d’effectuer une recherche sur CD-ROMdans le domaine technique qui les intéressent. Ces ingénieurs pourront également contrôler que le descriptif de l’invention de la demande de brevet prête à être déposée répond aux normes fixées par la réglementation (5).

Il est suggéré aux inventeurs de demander d’abord à l’INPI ses brochures sur le dépôt d’un brevet (6), de limiter leur recherche d’antériorités à un sondage dans les fichiers de l’INPI puis déposer ou de faire déposer par un conseil en propriété industrielle, un brevet français.

2) L’activité inventive et la possibilité de fabriquer ou d’utiliser l’invention

Une invention n’est brevetable que si, d’une part, « elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique pour un homme de métier », et si, d’autre part, « son objet peut être fabriqué ou utilisé » (7). Ne seront donc pas brevetables des applications évidentes de méthodes connues ou de simples juxtapositions d’éléments dont il résulterait des effets simples et évidents. De nombreux inventeurs éprouvent de sérieuses difficultés pour apprécier le caractère inventif de leur idée, d’autres au contraire sont toujours persuadés d’avoir redécouvert le monde. Aux uns comme aux autres nous ne saurions trop suggérer de consulter dans une première approche un ingénieur-examinateur de l’INPI avant de commencer à rédiger leur demande.

Notons que sont exclus du champ d’application de la législation sur les brevets, les créations esthétiques, les théories scientifiques ou mathématiques, les méthodes chirurgicales, thérapeutiques et de diagnostic, les programmes informatiques, sauf s’ils sont liés à un matériel ou à un procédé. Sont également non brevetables les obtentions végétales, les races animales, les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux et d’animaux ainsi que les inventions dont la mise en oeuvre ou la publication serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

II ) Comment rédiger une demande de brevet

Une demande de brevet doit notamment comporter :

- une requête en délivrance établie sur un imprimé fourni par l’INPI,

- une description de l’invention, suffisamment détaillée pour qu’un homme du métier puisse la réaliser,

- une ou plusieurs revendications précisant les points sur lesquels l’inventeur estime avoir fait oeuvre nouvelle et entend être protégé,

- le cas échéant, des dessins,

- la justification du paiement des redevances prescrites.

Le plus grand soin doit être apporté à la rédaction de la description et des revendications. En effet, c’est le texte même qui, après délivrance, constituera le titre de propriété opposable aux tiers.

L’inventeur peut certes tenter d’effectuer lui-même le dépôt mais il est préférable pour lui de consacrer son énergie à la recherche de nouveaux clients et de confier cette tâche à un conseil en propriété industrielle. Nous lui suggérons de profiter des permanences gratuites de conseils de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle à Paris et dans plusieurs autres villes de France (8).

IV) L’extension de la protection à l’étranger

Comme pour les marques, les 170 pays membres de la Convention d’Union de Paris ont accepté d’accorder à ceux qui déposent un brevet dans l’un des états signataires, un délai de 12 mois (au lieu de 6 pour les marques), délai qui leur permet d’effectuer les formalités de dépôt dans les autres pays signataires sans craindre une perte de leurs droits d’antériorité.

Par ailleurs, la convention de Munich sur le brevet européen permet d’obtenir, par une seule formalité de dépôt et d’examen, la délivrance d’un titre unique dit « brevet européen » qui a les mêmes effets qu’un brevet national pour les 30 pays signataires de la convention (9).

Les brevets européens peuvent être déposés à l’INPI ou dans ses délégations régionales. Il en est de même des demandes dites « PCT » qui permettent d’engager en un lieu unique les démarches de dépôt dans 124 pays signataires du Traité de Washington.

Le coût d’un brevet européen a été calculé de telle sorte qu’il ne dépasse pas le montant de trois dépôts nationaux. Il englobe d’ailleurs une taxe de recherche documentaire qui est remboursée à ceux qui l’ont déjà acquittée dans le cadre de notre procédure nationale. Les formalités peuvent être effectuées en français, toutefois, la plupart des pays demandent que soit ensuite traduit le texte du brevet européen délivré.

De nombreux inventeurs s’interrogent sur la possibilité d’éviter le dépôt d’un brevet français grâce à la procédure européenne. Nous ne saurions trop leur suggérer de commencer par déposer un brevet français. Le coût d’un tel dépôt est largement inférieur à celui d’un dépôt européen et la protection de 12 mois dont l’inventeur bénéficie lui laisse le temps de réfléchir à l’opportunité d’étendre la protection de son innovation. Par ailleurs, il est plus facile d’obtenir un brevet français. Enfin, nous l’avons dit, l’Office européen déduit du montant de sa taxe de recherche celle déjà acquittée dans notre pays puisque c’est ce même office qui réalise la recherche d’antériorités dans le cadre de la demande de brevet français.

V ) Le coût du dépôt d’un brevet

1) Le coût d’un brevet français.

Pour déposer un brevet français, il convient d’acquitter les taxes qui suivent :                                                                       

soit un total de 536 € (barême de 2009) auxquelx il conviendra d’ajouter une taxe de délivrance et d’impression du fascicule du brevet de 86 €. Le possesseur du brevet devra ensuite acquitter des taxes annuelles progressives :

Les personnes physiques, les organismes à but non lucratif et les PME de moins de 1 000 salariés, peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % des taxes de dépôt et des redevances annuelles jusqu'à la 5ème inclue, la 6ème et la 7ème bénéficiant d'une réduction de 25%.

Un brevet « normal » peut coûter de 2.500 à 5.000 € d’honoraires ce prix incluant le sondage effectué pour la recherche d’antériorité et la rédaction du brevet accompagné d’une planche de dessins.

2 ) Le coût d’un brevet européen.

Très peu de créateurs sont capables de déposer eux-mêmes un brevet européen, surtout s’ils désirent étendre sa protection à des pays qui, comme l’Angleterre et l’Allemagne, exigent une traduction du brevet lorsqu’il est accepté.

Le coût global d’un brevet déposé à Munich ou La Haye peut dépasser 6.000 à 7.000 € dont au moins 2.000 € à 3.000 € d’honoraires du conseil et près de 4.000 € de taxes. Cependant, le paiement de certaines taxes est échelonné. Les taxes de dépôt et de recherche sont à régler dans le mois qui suit le dépôt. Les taxes d'examen et de désignation s'acquittent dans les 6 mois qui suivent la publication. La taxe de délivrance est à payer à délivrance soit 3 ans et demi à 4 ans après le dépôt. Les taxes sont les suivantes.

Le possesseur du brevet devra ensuite acquitter des taxes annuelles progressives pendant la phase d’instruction de la demande européenne :

Une fois le brevet européen délivré, il éclate en autant de brevets nationaux que d’états initialement désignés au dépôt, sous réserve de la remise d’une traduction dans la langue du pays (compter 15.000 € pour la traduction dans sept langues). Les annuités doivent être ensuite réglées dans chacun des pays auprès des offices nationaux (11).

VI) L’enveloppe Soleau

Ce procédé ne constitue pas une véritable protection. Il permet simplement à ceux qui l’utilisent, de prouver qu’à une date déterminée, ils connaissaient l’invention. Si, par la suite, une autre personne dépose un brevet sur cette invention, ils conserveront eux-mêmes la possibilité de l’exploiter (dite « possession personnelle antérieure ») sans avoir pour autant le droit de céder ou de négocier l’idée qui, juridiquement, appartient au breveté.

Concrètement, la technique consiste à se procurer des enveloppes Soleau auprès de l’INPI. Il s’agit en réalité d’enveloppes à 2 compartiments pouvant contenir chacun un exemplaire de textes et de dessins. Il convient d’envoyer le tout à l’INPI. L’Institut national de la propriété industrielle retourne un exemplaire des deux compartiments après l’avoir numéroté et daté en caractères perforés. Le coût de l’enveloppe est de 15 euros pour un enregistrement et un gardiennage de 5 ans et il est identique pour un renouvellement de 5 ans, aucune taxe supplémentaire n’étant due pour le dépôt. Cette enveloppe Soleau ne doit pas contenir de corps durs susceptibles de gêner sa perforation (carton, caoutchouc, bois, épingle, agrafe, etc.) et son épaisseur ne doit pas dépasser 5 mm ce qui correspond à environ 7 pages dans chaque compartiment.

Notons qu’il existe d’autres procédés pour prouver la « possession personnelle antérieure », par exemple le dépôt des descriptions et des dessins chez un notaire dont les honoraires dépasseront cependant les frais perçus par l’INPI pour une enveloppe Soleau.

La protection des dessins et des modèles.

Un créateur peut protéger des dessins nouveaux, des formes plastiques nouvelles et même des objets auxquels la configuration confère un caractère de nouveauté et de recherche esthétique. Les modalités d’une telle protection sont précisées sur le site Internet de l'INPI avec possibilité de télécharger les imprimés nécessaires au dépôt.

La législation sur les dessins et modèles concerne tous les objets qui se distinguent de leurs similaires par une forme, une configuration ou par un effet esthétique leur conférant une physionomie propre et nouvelle. La distinction entre dessins, à deux dimensions, et modèles, à trois dimensions, n’a pas d’importance pratique.

Attention, la forme ne doit pas constituer en même temps une invention. La forme ne doit pas être imposée par la fonction technique de l’objet. Si elle est indissociable de cette fonction, c’est-à-dire des contraintes techniques de son usage, la protection relèvera du brevet et le modèle déposé sera nul.

Attention également, la divulgation d'un dessin ou modèle par le créateur détruit la nouveauté à moins que celui-ci ait procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement dans l'année qui suit la divulgation.

La protection dont jouit un dessin et modèle s’étend sur 5 ans renouvelable par périodes de 5 ans jusqu'à un maximum de 25 ans. Par ailleurs, les formalités de dépôt sont plus simples et moins coûteuses.

Pour effectuer le dépôt d’un dessin et modèle, il est nécessire d’utiliser la déclaration de dépôt fournie par l’INPI et joindre, en deux exemplaires, les dessins ou la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles concernés, dans une enveloppe non cachetée ou dans un autre emballage pouvant être aisément ouvert, ainsi que le justificatif du paiement des redevances. Les enveloppes peuvent être remises ou adressées à l’INPI, Bureau d’accueil et des formalités, 26 bis rue de Saint-Pétersbourg 75800 Paris cedex 08. Pour les personnes dont le domicile est situé hors de Paris, le dépôt peut être effectué dans une délégation régionale de l’ INPI ou au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance du domicile du demandeur. Un même dépôt peut comprendre jusqu’à cent reproductions de modèles ou dessins de même nature ou différents.

Tout dessin ou modèle déposé est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) sauf si le déposant a demandé, lors du dépôt, l’ajournement de cette publication à trois ans. La publicité du dessin ou modèle est cependant indispensable si l’on veut intenter une action en justice contre un contrefacteur ou bénéficier du droit de priorité pour l’extension de la protection à l’étranger dans certains pays. Certains pays membres de la Convention d’Union de Paris n’ont pas de protection des dessins et modèles et c’est pourquoi il est préférable de se renseigner auprès de l’INPI ou de consulter un conseil en propriété industrielle avant de demander une telle extension.

Les redevances qui doivent être acquittées pour la protection des dessins ou modèles en France sont les suivantes.

Dépôt (protection de 5 ans) :

- déclaration de dépôt : 38 €
- par reproduction déposée en noir et blanc 22 €
- par reproduction déposée en couleur 45 €
Prorogation : 50 €

La protection d’un dessin et modèle permet notamment au déposant de bénéficier d’une présomption de propriété à partir de la date du dépôt et d’apposer sur ses produits la mention « modèle déposé ».

Notons qu’en l’absence de tout dépôt, le créateur d’un dessin ou d’un modèle bénéficie malgré tout des dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle sur la protection littéraire et artistique. Une telle protection soulève cependant des difficultés de mise en oeuvre pour les personnes morales c’est pourquoi les sociétés ont toujours intérêt à effectuer un dépôt (12).

La protection des logiciels.

Les logiciels sont protégés par le droit de propriété littéraire et artistique qui n’exige aucune formalité pour s’appliquer. Le créateur d’un logiciel peut cependant faciliter l’exercice de ce droit à l’encontre de contrefacteurs par le dépôt d’une enveloppe Soleau, par le dépôt d’un exemplaire du logiciel entre les mains d’un notaire, ou mieux, par le dépôt effectué auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP) (13).

Le dépôt peut prendre deux formes :

·Le dépôt du programme source. L’APP peut alors prendre en charge les frais d’enquête et de saisie contrefaçon.

·Le référencement qui permet de donner une date certaine à la création et qui constitue un service allégé.

Les frais sont les suivants :

·Droit d’entrée : 80 euros HT pour une personne physique et de 270 euros HT pour une personne morale

·Cotisation annuelle : 110 € HT pour une personne physique et 430 € HT pour une personne morale

·Droits de dépôt : 190 € HT par dépôt et 80 €HT pour chaque mise à jour

·Droits de référencement : 32 € HT pour une personne physique et de 80 € HT pour une personne morale.

La cotisation annuelle (obligatoire) donne droit à trois référencements gratuits.